Art, Technology & the Law : NFTs and Trademark Infringement – Real-World IP Rights in the Virtual Space?

Two hands circling the letters NFT.

This year, we are increasingly seeing how real world IP rights can be protected and enforced in the ever-expanding virtual world. Case law, especially in the United States, is developing how digital assets are bound by real-life intellectual property law. In particular, we have kept an eye on two cases of trademark infringement involving the sale of non-fungible tokens (NFTs): Hermès v Rothschild and Yuga Labs v Ryder Ripps.

Every new medium births its own landmark lawsuit—for NFTs, it is Hermès v Rothschild. In a much-anticipated ruling, Hermès International and Hermès of Paris, Inc. (Hermès)were awarded $133,000 in damages against Mason Rothschild, artist and creator of the “MetaBirkin” series of NFTs.

The MetaBirkins consist of 100 NFTs linked to digital images depicting a furry handbag resembling a Birkin bag. The NFTs were initially priced at $450 USD, with Rothschild receiving 7.5 % of secondary sales. They ultimately sold for up to $65,000 USD each.

In response to the MetaBirkins drop, Hermès instituted action against Rothschild in January 2022. Hermès asserted Rothschild was seeking to profit off of their “real life” trademarks, by swapping them for virtual rights. Hermès claimed Rothschild’s use of the Birkin mark was to refer and promote the NFTs themselves. According to Hermès, the MetaBirkins were causing actual consumer confusion (it was demonstrated at trial articles in the media had mistakenly tied Hermès to the MetaBirkins project and were later corrected).

Rothschild, for his part, asserted the furry NFTs were inspired by the wave of fashion’s fur free initiatives. He further pointed to a disclaimer on the MetaBirkins website to show he did not intend to mislead consumers, but instead contended the project was within the bounds of free speech in the form of artistic expression.

On February 8, 2023, a jury in the U.S. District Court for the Southern District of New York found Rothschild liable on all counts raised by Hermès: trademark infringement and dilution (of the Birkin name and handbag appearance), and cybersquatting.

In parallel, Yuga Labs v Ryder Ripps is underway. Yuga Labs Inc. is the parent company of the Bored Ape Yacht Club (BAYC), a well known NFT collection depicting ape portraits in various fanciful outfits. Ryder Ripps, a conceptual and web-based artist, created his own NFT project, called RR/BAYC, using online digital images taken directly from the BAYC NFT collection by generating new NFTs using URLs embedded in the BAYC smart contracts.

In June 2022, Yuga Labs filed a federal lawsuit against Ripps claiming, amongst a slurry of causes of action, trademark infringement of various BAYC word marks and logos, including BAYC, BORED APE YACHT CLUB, APE and BORED APE.

First Amendment and Rogers Test

At this point, we should mention that the legal concepts discussed here are rooted in US trademark law. In particular, the Hermès and Yuga Labs cases seek to oppose artists’ free speech under the First Amendment and trademark rights using the Rogers test. Simply put, this is the equivalent to copyright fair use, in a trademark context. Under Canadian trademark law, there is no explicit “fair use” or parody defense. However, s. 4 of the Trademarks Act, which defines trademark use in connection with goods and services, could in fact serve as a comparable gatekeeper.

Under the Rogers test, the use of a trademark in an artistic work is actionable only if the mark 1) has no “artistic relevance” to the underlying work; and 2) explicitly misleads as to the source or content of the work.

Rothschild sought to invoke the Rogers test in an earlier failed motion to dismiss. Analogizing Andy Warhol’s “Campbell Soup Cans” series, Rothschild claimed his MetaBirkins are artistically relevant, and do not mislead consumers. Hermès replied that Rothschild’s use of “MetaBirkin” to identify and promote his (albeit “artistic”) activities is the essence of trademark use. The Court reserved determination on the Rogers defense. On the merits, the Court concluded that while the MetaBirkins are indeed artistic works, the “MetaBirkin” mark was “explicitly misleading” as to the source of the artwork. This was based, in part, on evidence of actual confusion as to an association between the MetaBirkins NFTs and Hermès’ BIRKIN trademark, as well as Rothchild’s bad faith intent to profit from the BIRKIN mark, notably through accessorial marketing activities tied to the NFT project, all the while using the mark in relation to lesser-quality goods.

Ripps, for his part, also filed a motion to dismiss (in addition to an anti-SLAPP motion to strike), arguing Rogers. Ripps claimed the lawsuit intended to silence the protest to unmask the alleged alt-right and neo-Nazi imagery underlying the BAYC NFTs. Unlike Rothschild’s motion, here the Court concluded that Rogers did not apply because the RR/BAYC NFTs were not an artistic work; they did not express an artistic idea or point of view, but instead point to the identical online digital images associated with the BAYC collection. The Court relied on Ripps’ activities designed to sell the alleged infringing NFTs, rather than express artistic speech, such as the lack of critical commentary and the use of the BAYC logo. The Court compared it to being no more artistic than the sale of a counterfeit handbag, and dismissed the motion.

Notable takeaways for IP rightsholders and users

While the jury in Hermès found that “MetaBirkins” were not shielded by the First Amendment, this does not mean that NFT art assets are broadly barred from free speech protection. In Hermès, the Court found that NFTs can be artistic works, and thus subject to the Rogers test. On the other hand, the Yuga Labs case highlights the importance of understanding the technology that underpins NFTs in an intellectual property context. Indeed, the Court did not consider RR/BAYC as artistic works, and thus subject to Rogers, since they lacked creativity, being identical copies of the BAYC assets.

It will be interesting to see how the Rogers test’s nuance develops further in the virtual space and is applied in future cases involving purely conceptual art in the realm of NFTs. While the comparison to Warhol’s “Campbell’s Soup Cans” did not stick in the Hermès case, there may well eventually be a permutation of NFTs akin to Warhol’s Soup Cans—that are artistically relevant, without being misleading as to their source.

Further, despite the instinct of IP lawyers and artists to presume a copyright issue, both of these NFT cases center instead around trademarks. Hermès, for its part, could only rely on trademark and related rights, since handbags (even luxury fashion bags) are typically not protected by copyright in North American law, since they are considered to be useful articles. Hermès’s claims were therefore founded in infringement of its BIRKIN trademark and appearance of the Birkin bag, which itself is trademarked.

As for Yuga Labs, perhaps the uncertainty as to whether AI-generated images are indeed copyright-protected prompted the plaintiff to exclude a copyright claim. Interestingly, Ripps counterclaimed that there is no copyright in the BAYC images since most of the 10,000 BAYC images are not created by a human, but instead are assembled by an AI model.

The potential (and limits) of IP law will undoubtedly be further explored as more cases come out of the virtual world. The Hermès case tells us that trademarks and their infringement exist in the virtual world. In particular, it highlights the increasing importance for brand owners to register their marks for use on virtual goods and services, or “metaverse classes.”

From a commercial standpoint, businesses are increasingly interested in exploring how to take advantage of NFTs and their inherent brand value. For example, NFTs offer a way of anchoring business activities in the virtual landscape, with or without actual revenue streams. However, as IP rights in the virtual world are still being defined, the potential benefit of developing a brand identity in the virtual realm should be considered in relation to the potential risks associated to branding efforts in this developing space.

Finally, it must be kept in mind that US district court opinions are not binding on other district courts, courts of appeal, nor, of course, Canadian courts—but may nonetheless have some persuasive effect, especially in this burgeoning area of IP law. Brand owners and NFT creators ought to watch out for a potential Hermès appeal, the Yuga Labs decision when it issues, as well as other cases involving NFTS, like Nike v. StockX. You can rely on Fasken’s Intellectual Property and Blockchain lawyers to keep an out eye on developments in this space.

L’art, la technologie et le droit : Les NFTs et la contrefaçon de marques de commerce – Les droits de PI du monde réel s’appliquent-ils dans le monde virtuel?

La protection et l’application des droits de propriété intellectuelle provenant du monde réel dans le monde virtuel est en constante expansion. En effet, la jurisprudence, surtout aux États-Unis, établit progressivement de quelle façon les actifs numériques, tels les jetons non-fongibles (« NFT »), sont touchés par le droit de la propriété intellectuelle. Chez Fasken, nous avons surveillé deux affaires de contrefaçon de marque de commerce portant sur la vente de NFT: Hermès v Rothschild et Yuga Labs v Ryder Ripps.

Qui dit nouveau média, dit poursuite historique. Pour les NFT, il s’agit de Hermès v Rothschild. Dans une décision très attendue, Hermès International et Hermès of Paris, Inc. (« Hermès ») se sont vus accordés 133 000 $ en dommages-intérêts de la part de Mason Rothschild, artiste et créateur de la série de NFT « MetaBirkin ».

Cette série consiste en 100 NFT liés à des images numériques de sacs à main en fausse fourrure ressemblant aux sacs à main Birkin. Le prix initial de ces NFT était de 450 $ US; M. Rothschild a également reçu 7,5 % des ventes secondaires. Les NFT ont en fin de compte été vendus à un prix unitaire allant jusqu’à 65 000 $ US.

En réponse à la création des MetaBirkins, Hermès a intenté une action contre M. Rothschild en janvier 2022. Hermès soutenait que M. Rothschild cherchait à tirer profit des marques « réelles » de la société, en les échangeant contre des droits virtuels, et qu’il employait la marque Birkin pour identifier et promouvoir ses NFT. Selon Hermès, les MetaBirkins causaient une réelle confusion chez les consommateurs (lors du procès, il a été démontré que des articles de presse avaient lié par erreur Hermès au projet des MetaBirkins; ces articles ont été corrigés par la suite).

M. Rothschild, pour sa part, a affirmé que les NFT de sacs en fausse fourrure étaient inspirés par la vague d’initiatives s’opposant à la fourrure dans le monde de la mode. Il a également attiré l’attention sur une mise en garde figurant sur le site Web des MetaBirkins pour montrer qu’il n’avait pas l’intention d’induire les consommateurs en erreur. Selon lui, le projet constituait une expression artistique et s’inscrivait donc dans les limites de la liberté d’expression.

Le 8 février 2023, un jury de la Cour de district des États-Unis pour le district sud de New York (la « Cour ») a jugé que M. Rothschild avait bel et bien commis les fautes soulevées par Hermès : contrefaçon et dilution de la marque de commerce (du nom Birkin et de l’apparence du sac à main) et cybersquattage.

En parallèle, l’affaire Yuga Labs v Ryder Ripps se poursuit. Yuga Labs Inc. est la société mère du Bored Ape Yacht Club (BAYC), une collection bien connue de NFT qui présente des portraits de singes dans diverses tenues originales. Ryder Ripps, un artiste conceptuel et artiste « Web », a créé son propre projet de NFT, appelé « RR/BAYC », en utilisant des images numériques tirées directement de la collection du BAYC et en générant de nouveaux NFT à l’aide d’URL intégrées dans les contrats intelligents du BAYC.

En juin 2022, Yuga Labs a intenté une poursuite contre M. Ripps alléguant, entre autres causes d’action, la contrefaçon de marques de commerce de divers mots servant de marque et logos du BAYC, y compris BAYC, BORED APE YACHT CLUB, APE et BORED APE.

Premier amendement et critère Rogers

À ce stade, mentionnons que les concepts juridiques discutés dans le présent bulletin proviennent du droit américain encadrant les marques de commerce. En particulier, les affaires Hermès et Yuga Labs traitent du droit des artistes d’invoquer le premier amendement pour faire valoir leur liberté d’expression afin de revendiquer des droits d’emploi de marques de commerce, et ce, sous le critère Rogers. Ce critère est assimilable à l’utilisation équitable applicable au droit d’auteur, mais dans le contexte des marques de commerce. La droit canadien des marques de commerce ne prévoit aucune défense explicite de type « utilisation équitable ». Cependant, l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce, qui définit l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des produits et des services, pourrait servir de protection comparable.

Selon le critère établi dans la décision Rogers, l’emploi d’une marque de commerce dans une œuvre artistique est considérée illicite si les conditions suivantes sont respectées : 1) la marque n’a aucune [traduction] « pertinence artistique » par rapport à l’œuvre sous-jacente; et 2) la marque induit explicitement en erreur quant à la source ou au contenu de l’œuvre.

M. Rothschild a tenté d’invoquer le critère Rogers dans une requête antérieure en irrecevabilité, qui a été rejetée. Faisant une analogie avec la série « Campbell Soup Cans » d’Andy Warhol, M. Rothschild a affirmé que ses MetaBirkins étaient artistiquement pertinents et n’induisaient pas les consommateurs en erreur. Selon Hermès, l’utilisation par M. Rothschild de « MetaBirkin » pour identifier et promouvoir ses activités (même « artistiques ») est l’essence même de l’emploi d’une marque de commerce. À cette étape préliminaire, la Cour ne s’est pas exprimée sur l’utilisation du critère Rogers comme défense. Sur le fond, la Cour a toutefois conclu que bien que les MetaBirkins soient effectivement des œuvres artistiques, la marque « MetaBirkin » était [traduction] « explicitement trompeuse » quant à la source de l’œuvre d’art. Cette conclusion est fondée, en partie, sur la preuve de confusion réelle quant à une association entre les NFT MetaBirkin et la marque BIRKIN d’Hermès, ainsi que sur la mauvaise foi dont M. Rothschild a fait preuve dans son intention de tirer profit de la marque BIRKIN, notamment par des activités de marketing accessoires liées au projet de NFT, tout en employant la marque en liaison avec des produits de moindre qualité.

M. Ripps, pour sa part, a également déposé une requête en irrecevabilité (en plus d’une requête en radiation pour poursuite‑bâillon) et invoqué l’affaire Rogers. Il a affirmé que la poursuite visait à faire taire la protestation cherchant à démasquer des images sous-jacentes aux NFT BAYC qui, selon M. Ripps, relèveraient d’extrême droite et de néonazisme. Contrairement à la décision rendue à l’égard de la requête de M. Rothschild, ici le tribunal a conclu que la décision Rogers ne s’appliquait pas parce que les NFT « RR/BAYC » n’étaient pas une œuvre artistique; ils n’expriment pas une idée ou un point de vue artistique, mais rappellent plutôt les images numériques identiques associées à la collection du BAYC. Le tribunal s’est fondé sur le fait que les activités de M. Ripps visaient à vendre les NFT, qui seraient contrefaits, plutôt qu’à exprimer un discours artistique, comme le dénotent l’absence de commentaires critiques et l’utilisation du logo du BAYC. Le tribunal a comparé ces activités à la vente d’un sac à main contrefait, et a rejeté la requête.

Points à retenir pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle et les utilisateurs

Bien que le jury dans l’affaire Hermès ait conclu que les « MetaBirkins » n’étaient pas protégés par le premier amendement, cela ne signifie pas que tous les actifs artistiques vendus sous forme de NFT n’ont pas droit à la protection de la liberté d’expression. Dans cette affaire, la Cour a statué que les NFT peuvent être des œuvres artistiques, et donc soumis au critère Rogers. En revanche, l’affaire Yuga Labs souligne l’importance de comprendre la technologie qui sous-tend les NFT dans un contexte de propriété intellectuelle. En effet, le tribunal a jugé que les NFT « RR/BAYC » n’étaient pas des œuvres artistiques et ne pouvaient donc pas faire l’objet de la défense Rogers, car ils manquaient de créativité : ils étaient des copies identiques des NFT du BAYC.

Il sera intéressant de voir comment le test Rogers évoluera dans l’espace virtuel et s’appliquera dans les affaires futures portant sur l’art purement conceptuel dans le domaine des NFT. Bien que la comparaison avec la série « Campbell’s Soup Cans » d’Andy Warhol n’ait pas été acceptée dans l’affaire Hermès, il pourrait bien y avoir au fil du temps une permutation de NFT s’inscrivant dans la lignée de la série de Warhol qui seront artistiquement pertinents, sans être trompeurs quant à leur source.

De plus, malgré l’instinct des avocats en propriété intellectuelle et des artistes de présumer qu’il s’agit d’une question de droit d’auteur, ces deux affaires de NFT soulèvent plutôt des enjeux de marques de commerce. Hermès, pour sa part, ne pouvait invoquer que les marques de commerce et les droits connexes étant donné que les sacs à main (même les sacs à main de luxe) ne sont généralement pas protégés par le droit d’auteur en droit nord-américain, puisqu’ils sont considérés comme des objets utilitaires. Les revendications d’Hermès étaient donc fondées sur la contrefaçon de sa marque BIRKIN et de l’apparence du sac du même nom, qui est aussi une marque déposée.

En ce qui concerne l’affaire Yuga Labs, le demandeur a peut-être décidé de ne pas fonder sa demande sur le droit d’auteur en raison de l’incertitude entourant la protection du droit d’auteur qui peut être octroyée aux images générées par l’intelligence artificielle (IA). Fait intéressant, M. Ripps a déposé une demande reconventionnelle dans laquelle il affirme que les images du BAYC ne sont pas visées par le droit d’auteur puisque la plupart des 10 000 images du BAYC ne sont pas créées par un humain, mais sont plutôt assemblées par un modèle d’IA.

Le potentiel – et les limites – du droit de la propriété intellectuelle seront sans aucun doute explorés davantage à mesure que le monde virtuel donnera lieu à plus d’affaires en justice. L’affaire Hermès nous apprend que les marques et leur contrefaçon existent dans le monde virtuel. Plus particulièrement, elle souligne l’importance croissante pour les propriétaires de marques d’enregistrer leurs marques pour emploi en liaison avec des produits et services virtuels, ou « catégories du métavers ».

D’un point de vue commercial, il est de plus en plus intéressant pour les entreprises d’explorer la façon de tirer parti des NFT et de leur valeur inhérente. Par exemple, les NFT offrent un moyen d’ancrer les activités commerciales dans le paysage virtuel, avec ou sans flux de rentrées réels. Cependant, comme les droits de propriété intellectuelle dans le monde virtuel ne sont pas encore pleinement définis, il faut soupeser le bénéfice potentiel du développement d’une identité de marque dans ce monde par rapport aux risques potentiels associés aux efforts de création d’une marque dans cet espace en développement.

Enfin, il faut garder à l’esprit que les avis des cours de district américaines ne lient pas les autres cours de district, les cours d’appel et encore moins les tribunaux canadiens, mais qu’ils peuvent néanmoins avoir un certain effet persuasif, surtout dans ce domaine en plein essor du droit de la propriété intellectuelle. Les propriétaires de marques et les créateurs de NFT devraient se tenir informés du résultat d’un possible appel de la décision Hermès, de la conclusion de l’affaire Yuga Labs, ainsi que de l’évolution d’autres affaires concernant les NFT, comme Nike v. StockX. Vous pouvez compter sur les avocats et avocates de Fasken spécialistes de la propriété intellectuelle et de la chaîne de blocs pour suivre le fil de la situation dans ce domaine.

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Eliane Ellbogen is an intellectual property lawyer with a focus on information technology. She advises and represents clients in complex, high-profile patent, trademark, copyright and trade secret matters. She is frequently called upon to litigate IP cases. She also handles the IP component of transactions involving IT companies.

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Rasmeet Mohar is a corporate/commercial lawyer advising companies in the technology sector on a range of issues, from inception of the business to the growth and procurement phases.

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Genevieve joined the Fasken team after completing her third year in the joint BCL/JD program at the McGill Faculty of Law.