Opposition and Cancellation Proceedings Shifting Into Higher Gear in Canada

Until recently, opposition and administrative cancellation proceedings in Canada have been particularly lengthy. It was not uncommon to see decisions being issued in non-use cancellation proceedings before the Canadian Trademarks Opposition Board (TMOB) 3-4 years after their start. Similarly, in many cases decisions in opposition proceedings would issue 5-6 years after the end of the initial 2 month period to oppose. This is not because these types of proceedings are particularly cumbersome in Canada. Contrary to US oppositions there is no discovery in oppositions and administrative cancellation proceedings, only cross-examinations on affidavit are possible. The availability of very generous extensions of time and long delays to set a hearing or to render a decision on the basis of a written record explain most of these delays. This is changing rapidly.

A major shift in extensions of time available before the Trademarks Opposition Board has occurred on December 1^st, 2023. It was previously possible to secure a 4 month extensions of time in order to prepare a Statement of Opposition without much justification beyond the general need to investigate the grounds of opposition and no need to secure the Applicant’s consent. This is cut down to 2 months for requests made as of December 1st for national trademark filings. A 4 month extension of time will remain available for Madrid Protocol applications. In non-use cancellation proceedings, the registrant was previously able to request a 4 month extension of time to prepare its evidence on the basis of justification that is just as sparse and without any need to secure the requesting party’s consent. This is now limited to a 2 month extension of time. In both cases, these will still be considered “benchmark” extension of time and will remain available on the basis of a very modest level of justification. The changes will not remove the possibility of securing cooling off periods in opposition proceedings (one at the request of the applicant and the other at the request of the opponent), but the maximum duration of each cooling off period will be reduced to 7 month (down from 9 months). Many other “benchmark” extensions of time are affected by these changes.

The TMOB has been actively hiring additional administrative judges in order to reduce the time to secure a hearing and a decision. Whereas, in the recent past, it would take 24 months for a hearing to be scheduled, this is anticipated to be reduced to 12 months in 2024-2025.  Hearings are held in approximately 75% of opposition matters and in approximately 50% of non-use cancellation matters, which means that this change will have a significant impact. Overall, the TMOB is expecting that it may be possible to secure a judgment in a non-use cancellation proceeding in 22 to 26 months and in 31 months in the best of cases in an opposition proceeding (assuming no cooling off period has been requested by the parties). The TMOB is also currently considering whether hearings could be set on an expedited basis in non-use cancellation matters if there is a pressing need to resolve the fate of a registration, for example if the registration is being asserted in judicial proceedings or in opposition proceedings.

These changes are very welcome in Canadian trademark practice and will result in parties knowing more quickly where they stand with respect to what is often one of their most valuable intellectual property assets.

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Accélération des procédures d’opposition et d’annulation au Canada

Jusqu’à tout récemment, les procédures d’opposition et de radiation [RG1] au Canada étaient particulièrement longues. Il n’était pas rare que les décisions relatives aux procédures de radiation pour non-usage soient rendues devant la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) du Canada trois à quatre ans après avoir commencé. De la même façon, bon nombre de décisions relatives aux procédures d’opposition étaient rendues cinq à six ans après l’expiration de la période initiale de deux mois pour présenter une demande en opposition. Or, ces délais ne s’expliquent pas par le fait que ces types de procédures sont particulièrement lourds au Canada. Contrairement aux oppositions aux États-Unis, il n’existe pas d’interrogatoire ou de communication de pièce préalable dans le cadre de procédures d’opposition ou de procédures administratives de radiation au Canada; seuls les contre-interrogatoires de la personne faisant la déclaration sous serment sont possibles. La plupart de ces délais s’expliquent plutôt par l’octroi de prorogations de délai très généreuses et de longs délais pour fixer une audience ou pour rendre une décision à partir du dossier écrit. Mais voilà que les choses évoluent rapidement.

Les prorogations de délai devant la COMC ont connu des changements majeurs depuis le 1^er décembre. Avant le 1^er décembre, il était possible d’obtenir une prorogation de quatre mois pour préparer une déclaration d’opposition sans avoir à se justifier autrement que par le besoin général d’enquêter sur les motifs de l’opposition et sans avoir à obtenir le consentement du déposant. En ce qui concerne les demandes nationales d’enregistrement de marques de commerce, ce délai est réduit à deux mois pour les demandes déposées à compter du 1^er décembre. Les prorogations de quatre mois seront toujours autorisées pour les demandes déposées selon le Protocole de Madrid. En ce qui concerne les procédures d’annulation pour non-usage, l’inscrivant pouvait avant le 1^er décembre demander une prorogation de quatre mois pour préparer sa preuve en se fondant sur des motifs tout aussi lacunaires et sans avoir à obtenir le consentement de la partie requérante. Ce délai est également réduit à deux mois. Dans les deux cas, ces délais seront toujours considérés comme des prorogations « de référence » et pourront être obtenus sans avoir à justifier sa demande avec des motifs particulièrement notables. Les changements n’élimineront pas la possibilité de se voir accorder des délais de conciliation dans le cadre de procédures d’opposition (l’une à la demande du déposant et l’autre, à la demande de l’opposant), mais la durée maximale de chaque période de conciliation passera de neuf à sept mois. Ces changements auront une incidence sur de nombreuses autres prorogations « de référence ».

La COMC a activement embauché des juges administratifs supplémentaires afin de réduire le temps nécessaire pour fixer une audience et rendre une décision. Il n’y a pas si longtemps, fixer une audience pouvait prendre jusqu’à 24 mois. On prévoit maintenant que ce délai sera réduit à 12 mois en 2024-2025. Environ 75 % des audiences se rapportent à des demandes d’opposition, et environ 50 % d’entre elles se rapportent à des demandes d’annulation pour non-usage. Par conséquent, ces changements auront des effets considérables. La COMC s’attend normalement à ce qu’un jugement soit obtenu dans le cadre de procédures d’annulation pour non-usage dans un délai de 22 à 26 mois, et, dans le cadre de procédures d’opposition, dans un délai optimal de 31 mois (sous réserve que les parties n’aient pas demandé de délai de conciliation). Elle examine actuellement la possibilité de fixer plus rapidement les audiences en matière d’annulation pour non-usage, s’il y a un besoin urgent de traiter une demande d’enregistrement. Il pourrait s’agir, par exemple, d’enregistrements revendiqués dans le cadre de procédures judiciaires ou de procédures d’opposition.

Ces changements seront particulièrement appréciés dans la pratique canadienne en matière de marques de commerce; ils permettront aux parties de savoir plus rapidement à quoi s’en tenir relativement aux actifs en propriété intellectuelle qui leur sont souvent les plus précieux.